La firma Elzaburu analiza el reciente y polémico caso KENZO, en el que el empresario japonés Kenzo Tsujimoto (director de la exitosa compañía de videojuegos Capcom) solicitó ante la Unión Europea (UE) la protección de su marca KENZO ESTATE, que llevaba su nombre. Frente a esto, la empresa KENZO, que comercializa desde 1970 productos de lujo, presentó oposición en base a su marca registrada. ¿Es suficiente el nombre propio de una persona para que automáticamente se constituya una justa causa a la hora de establecer la denominación de una marca?

KENZO

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de emitir, a fecha de 30 de mayo de 2018, una sentencia favorable para la firma de artículos de lujo KENZO, poniendo fin a este conflicto de marcas. Según examina la abogada Soledad Bernal Montes, de la firma jurídica especializada en protección de la propiedad industrial e intelectual más antigua y prestigiosa de España, Elzaburu, “lo interesante de esta controversia es la cuestión de si la utilización a título de marca del nombre de una persona constituiría un uso con justa causa si existiera, como ocurre en este asunto, un registro de marca anterior idéntica o similar”.

Si bien parece lógico que el Sr. Tsujimoto reclame su derecho a utilizar su propio nombre para distinguir sus productos y servicios, lo cierto es que no debemos olvidar que la función principal de la marca es diferenciar los productos y servicios de una empresa de los de sus competidores“, expone Soledad Bernal Montes, añadiendo que “las marcas sirven para garantizar que los productos o servicios que vamos a adquirir tienen un origen empresarial concreto y, por tanto, poseen ciertas características que vinculamos al titular de la marca (valor, calidad, procedencia, etc.). Dado el renombre de la marca KENZO, no es improbable que el consumidor adquiera un producto de la marca KENZO ESTATE pensando que procede de la primera compañía, por lo cual podría darse aprovechamiento indebido (beneficio de su poder de atracción, reputación y prestigio y explotación de su esfuerzo comercial) incluso un posible perjuicio de la reputación de la marca KENZO”. Lo que, en definitiva, puede producir confusión para los consumidores.

De este modo, el Tribunal concluye que el mero hecho de que Kenzo sea el nombre del Sr. Tsujimoto no basta para constituir una justa causa, sino que éste debió demostrar que el registro de KENZO ESTATE obedece a un motivo legítimo (su uso en mercado con anterioridad al registro de la marca de KENZO, por ejemplo). Por tanto, concluye la abogada de ELZABURU, “considerar automáticamente que el uso de un nombre propio como marca tiene justa causa supondría despojar de su función esencial a toda marca anterior que incluya el mismo nombre”.