Por José Luis Sagarduy. Director de Desarrollo de  Clarke, Modet & Cº

 

Las relaciones económicas actuales se caracterizan cada vez más por su internacionalización y por la rapidez. Con ello aparece también el apremio de intercambiar conocimientos dándose lugar a nuevas formas de comercio y a la perentoriedad de la protección de todo ello así como de elaborar e interpretar contratos.

Los aspectos de Propiedad Industrial e Intelectual cobran en este contexto especial relevancia y la Justicia ordinaria no siempre es capaz de ofrecer respuesta en cuanto a dinamismo se refiere en caso de controversia.

Surge con ello la búsqueda de vías alternativas de resolución de conflictos como el Arbitraje para casos de interpretación de contratos en que estén presentes activos de Propiedad Industrial o Intelectual.

El artículo 40 de la Ley de Marcas indica que el titular de una marca registrada puede ejercitar las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho, todo ello “sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible

Ello nos centra en el problema de lo que es susceptible de arbitralidad en el Derecho español.

La misma Ley en su artículo 28 establece que se pueden someter a arbitraje las cuestiones litigiosas surgidas con ocasión del procedimiento para el registro de una marca. No obstante acota que solo será posible en los siguientes casos:

–          Identidad o semejanza con otra marca o nombre comercial anterior coincidiendo básicamente los productos o servicios protegidos cuando exista riesgo de confusión o asociación.

–          Marcas y nombres comerciales notorios o renombrados registrados

–          Derechos anteriores sobre nombre civil apellido seudónimo o imagen que identifique a una persona distinta del solicitante

–          Signos que reproduzcan imiten o transformen creaciones protegidas por derecho de autor.

–          Confusión con una razón social anterior a la solicitud de la marca

Tampoco podrán someterse a arbitraje cuestiones referidas a defectos formales o a las prohibiciones absolutas de registro contenidas en el artículo 5 de la propia Ley, pues en el Derecho español el registro de marca, al igual que el de patente, es constitutivo.

Pueden someterse a arbitraje aquellos aspectos que sean susceptibles de disposición por los particulares, pero no otros en los que el Estado se reserva la potestad,  justificándose por el interés público existente.

La mencionada Ley en su disposición adicional primera establece que son de aplicación, en cuanto a jurisdicción y normas procesales, las reglas del título XIII de la Ley de Patentes, derivándose así la compatibilidad entre el arbitraje y el título XIII mencionado pues la Ley de Marcas contempla el arbitraje.

Establecido que cabe en aquellos derechos que son disponibles por las partes, es claro que son susceptibles de arbitraje la mayoría de los contratos de Propiedad Industrial (licencias, cesiones, etc.) y es aquí, más quizá que en materia registral, donde despliega  todas sus ventajas, pues se ha mostrado eficaz para la resolución de controversias que no comprometen el orden público en el sentido jurídico del término.

En materia de Derecho de Autor no existen obstáculos para resolver mediante arbitraje las cuestiones civiles dimanantes de violaciones de la propiedad intelectual. La Ley de Propiedad Intelectual regula en sus artículos 138 y siguientes los derechos que se pueden ejercitar, que son de libre disposición y por tanto compatibles con el Arbitraje.

Además, en relación con las Entidades de Gestión de Derechos de Autor, la Ley mencionada establece en su artículo 158.3 que corresponden a la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual las funciones de mediación y arbitraje “dando solución, previo sometimiento de las partes, a los conflictos que se susciten entre entidades de gestión, entre los titulares de derechos y las entidades de gestión, o entre éstas y las asociaciones de usuarios de su repertorio”. El sometimiento de las partes a la Comisión es voluntario y deberá constar por escrito. Se permite también la fijación de cantidades sustitutorias a las tarifas generales de las entidades, siendo la decisión de la Comisión vinculante y con carácter ejecutivo. Todo ello se regula en el Real Decreto 1889/2011 de 30 de Diciembre.

En España tenemos poco arraigada la cultura del pacto y sin embargo la fase más creativa del trabajo del Abogado es la elaboración del contrato Por ello el momento de pactarlo es ideal para fijar un compromiso arbitral porque los interesados están imbuidos por una voluntad de acuerdo.

En el ámbito internacional el arbitraje es más usado merced al temor a verse sometido a jurisdicciones desconocidas. A ello se suma que la Convención de Nueva York de 1958 permite la ejecución de laudos extranjeros por tribunales nacionales.

Las autoridades están fomentando mecanismos alternativos a la solución de disputas a fin de aligerar el volumen de trabajo de los tribunales ordinarios y de este espíritu dimana legislación española, que sigue el criterio inspirador de la llamada Ley Modelo elaborada porla Comisiónde las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI-UNCITRAL).

 

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