La reciente Sentencia 1298/2025, de 24 de septiembre, dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, constituye un hito relevante en materia de propiedad industrial y en la interpretación procesal de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).
Esta resolución declara que la caducidad sobrevenida de una marca registrada por falta de uso constituye una excepción al principio de litispendencia (art. 411 LEC), al privar de interés legítimo a la parte oponente titular de dicha marca caducada. De este modo, el Tribunal Supremo matiza la aplicación estricta de dicho principio, introduciendo la flexibilidad prevista en el art. 413.1 LEC para atender las circunstancias sobrevenidas durante la tramitación del proceso que modifican de forma sustancial el interés de las partes en litigio.
El Tribunal Supremo se pronuncia esencialmente en relación a estos dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
- Artículo 411 LEC: establece que la competencia y los presupuestos procesales se determinan en el momento de la interposición de la demanda, lo que implica que las modificaciones posteriores carecen de efectos en principio.
En consecuencia, la regla general es que la decisión del tribunal debe referirse a la situación de hecho y de derecho existente en el momento de interposición de la demanda.
- Artículo 413.1 LEC: contempla una excepción, permitiendo tener en cuenta hechos posteriores que priven de interés legítimo a las pretensiones deducidas.
En este caso, la Sala recuerda su jurisprudencia anterior (SSTS 701/2022, 569/2022, 241/2013, entre otras) y concluye que la caducidad de la marca anterior es uno de esos supuestos en que se priva a la demandada de interés legítimo para mantener su oposición, pues habría dejado de ser titular de una marca con prioridad registral durante la tramitación del procedimiento judicial.
Señala además que una interpretación razonable del art. 413.1 LEC debe evitar que las partes se vean obligadas a iniciar un nuevo procedimiento para alegar circunstancias sobrevenidas que alteran los intereses en conflicto. Obligar a dictar sentencia ignorando la caducidad de la marca anterior sería contrario a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).
Relevancia doctrinal y aplicación práctica
La Sentencia presenta especial relevancia en varios planos:
- Doctrina jurisprudencial: el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia al establecer que la caducidad sobrevenida de una marca debe ser apreciada por los tribunales, aunque ocurra tras la interposición de la demanda.
- Excepción a la litispendencia: la caducidad sobrevenida de la marca es un supuesto al que resulta aplicable la excepción del Art. 413 LEC.
- Seguridad jurídica: se evita que los tribunales dicten resoluciones sobre situaciones jurídicas extinguidas, garantizando coherencia entre el proceso y la realidad fáctico-jurídica existente al tiempo de la decisión.
- Coordinación entre procedimiento administrativo y proceso judicial: se reconoce la eficacia inmediata de la caducidad declarada en vía administrativa, incluso cuando se produce una vez iniciado el procedimiento judicial
La doctrina fijada por el Tribunal Supremo proyecta efectos inmediatos. Para los solicitantes de marcas, refuerza la posición de quienes ven denegado su registro por oposición de signos que posteriormente se pueden cancelar por falta de uso. Para los titulares, por su parte, acentúa la obligación de uso efectivo a fin de evitarla pérdida de procedimientos judiciales ya iniciados en base a dichas marcas. Y, para acabar, también tendrá efectos sobre la práctica procesal, puesto que los tribunales disponen de un criterio claro para integrar hechos sobrevenidos sobre la marca prioritaria en la sentencia, favoreciendo la economía procesal y la tutela judicial efectiva.
En términos generales, la resolución aporta mayor seguridad jurídica a los operadores económicos, refuerza la coherencia del sistema y abre la puerta a una interpretación más flexible del principio de litispendencia. Su impacto se proyectará en la estrategia de gestión de carteras de marcas, donde el uso efectivo y continuado se revela, una vez más, como requisito indispensable para mantener derechos de exclusiva.
Sobre la autora
- Teresa González
- Abogada especializada en IP
- PONTI & PARTNERS
