A raíz del reciente fallo del Tribunal de la UE contra Kokito I Punt, la empresa española que intentó registrar marcas inspiradas en escudos de clubes de fútbol, hablamos con Carlos Riesco, fundador de Rielos Abogados, experto en propiedad intelectual y marcas, quién nos ayuda a entender mejor qué implica esta sentencia, cómo afecta al sector, y qué pueden aprender otras entidades deportivas de este caso.
El caso
Una empresa textil española, Kokito I Punt, S.L, ha solicitado ante la EUIPO sin ningún tipo de autorización numerosas marcas europeas cuyos logotipos son prácticamente idénticos a escudos de determinados equipos de fútbol conocidos internacionalmente, provocando un importante conflicto marcario.
Estas solicitudes de marcas efectuadas con una evidente mala fe, persiguen obtener un aprovechamiento indebido de la reputación mundial que ostentan los clubes de futbol implicados.
Si bien es cierto que el artículo se centra en la denegación de dos de las marcas solicitadas debido a las oposiciones presentadas por el Bayern de Múnich y por la Federación Francesa de Futbol, consideramos preciso destacar: (i) que en el supuesto de la Federación Francesa, el caso ha llegado hasta el Tribunal General de la UE (TGUE), y (ii) que actualmente esta entidad ha conseguido registrar muchas de las marcas solicitadas con dichas características.
Lo anterior es posible debido a 3 causas principales: (i) Ausencia de registros marcarios previos por parte de los afectados, (ii) Que ni la OEPM ni la EUIPO entran de oficio a resolver si una nueva solicitud de marca puede infringir derechos marcarios de marcas prioritarias, y (iii) Falta de vigilancia por parte de los titulares de las marcas.
¿Qué implica esta sentencia?
Este asunto pone de relieve varias cuestiones relevantes:
- Que en la actualidad, con independencia de la reputación que atesore una empresa o el músculo financiero de la misma, es posible aprovechar vacíos legales o el funcionamiento de las Oficinas de marcas para registrar signos que claramente infringen derechos marcarios prioritarios de terceros.
- La existencia de supuestos en los que terceros formalizan registros marcarios de mala fe con un objetivo claro, el aprovechamiento indebido de la reputación de grandes marcas para obtener un rédito económico.
- La importancia de proteger registralmente los signos que identifican a las empresas, y los diferentes productos y servicios en el tráfico económico.
- Lo trascendental de vigilar con las herramientas pertinentes las marcas registradas, al objeto de evitar que terceros pueda solicitar nuevas marcas que constituyan una infracción de tus derechos marcarios prioritarios.
- La necesidad de que los titulares de las marcas sean proactivos a la hora de defender sus derechos marcarios ante posibles infracciones.
¿Qué efectos ha tenido la sentencia en el sector?
Considero que los principales efectos de este asunto en el sector son dos:
- Por un lado, pone en valor una buena estrategia marcaría, la inversión en proteger registralmente los principales signos identificativos de las empresas, la concienciación sobre la vigilancia de los titulares de las marcas de sus registros, y emprender acciones contra las posibles infracciones.
- De otro, abre un debate sobre la legislación vigente y el papel de las Oficinas de marcas para evitar que este tipo de casos.
¿Cómo las entidades deportivas pueden actuar en consecuencia en casos como este?
- Contratar abogados especializados en P. Industrial e Intelectual para gestionar sus activos y desarrollar estrategias óptimas.
- Invertir en registros de marcas para proteger sus principales signos distintivos.
- Dotarse de los medios necesarios para vigilar que terceros no puedan solicitar marcas que puedan infringir sus derechos marcarios prioritarios.
- Adoptar un papel activo en perseguir posibles infracciones.
- Dar visibilidad a este tipo de asuntos para concienciar al consumidor de la importancia de la identidad marcaria.
Entrevistado: Carlos Riesco, Fundador y abogado en Rielos Abogados
Abogado Colegiado con 9 años de experiencia profesional, especializado desde hace más de 6 años en Propiedad Intelectual e Industrial, así como en Competencia Desleal.
Especialidad en la que he desarrollado una dilatada experiencia al haber podido asesorar a grandes entidades de ámbito internacional en la correcta gestión y defensa de su patrimonio marcario y demás activos intangibles.
