El Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha resuelto, en el Caso DES2017-0033, Futbol Club Barcelona c. Movie Name Company S.L. a favor de la entidad blaugrana en la disputa cuyo objeto eran los nombres de dominio “barça.es” y “barsa.es”.

El barca

Antecedentes de hecho

La parte demandante, el Fútbol Club Barcelona, es comúnmente conocida con la denominación “barsa”, en catalán: “barça”. Esta parte es titular de diversos registros de marca que contienen la denominación “barça”, y un registro de marca a nivel nacional que consiste en la denominación “barsa”, relativos a su actividad como club deportivo, así como diversos productos y servicios.

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio:

  • El nombre de dominio en disputa en este caso es “barça.es”, que fue registrado el 19 de noviembre de 2007 y se encuentra en desuso.
  • El nombre de dominio en disputa “barsa.es” fue el 25 de noviembre de 2005 y alberga una página web en donde se ofrece la venta de éste nombre de dominio y se muestran diversos enlaces a sitios web de terceros.

Íter del procedimiento

La parte demandante presentó escrito ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 23 de junio de 2017. El Centro verificó que la demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio y notificó formalmente la demanda a la parte demandada, dando comienzo al procedimiento el 4 de julio de 2017. Para el procedimiento, se nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 14 de agosto de 2017.

Alegaciones de las Partes

Demandante

La Demandante, el Fútbol Club Barcelona, sostiene:

– Que su entidad y sus marcas gozan de renombre o notoriedad a nivel mundial.

– Que los nombres de dominio en disputa reproducen sus marcas BARÇA y BARSA, siendo completamente idénticos a las mismas a excepción del dominio de nivel superior correspondiente al código de país “.es”.

– Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, pues éstos no coinciden con su denominación social ni es titular de marcas registradas que incluyan o consistan en las denominaciones “barça” o “barsa”.

– Que la Demandada, su contacto administrativo u otras empresas o personas relacionadas con los mismos, han sido demandados en varias ocasiones por el registro de nombres de dominio con marcas notorias y renombradas, respondiendo a un patrón de conducta reincidente y registrando nombres de dominio con carácter especulativo o abusivo.

– Que las marcas notorias gozan de una protección especial, lo que permite deducir que la demandada registró los nombres de dominio de mala fe y con intención de aprovecharse de la reputación ajena.

Demandada

Por su parte, la demandada Movie Name Company S.L.  no contestó a las alegaciones de la Demandante.

Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de los siguientes requisitos:

– Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos;

– Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y

– Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

1. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer derechos previos

En primer lugar, se entra a examinar si la demandante ostenta derechos previos. 

En este sentido, la demandante es titular de varios registros de marca españoles y europeos que consisten o contienen la denominación “barça” y de un registro de marca español que consiste en la denominación “barsa”, siendo válidos, y encontrándose registrados y vigentes en España. En consecuencia, se considera que a efectos del Reglamento la demandante ostenta derechos previos.

Los nombres de dominio en disputa incluyen de forma íntegra e idéntica los distintivos “barça” y “barsa”, que constituyen distintivos registrados como marca por la demandante.

El “.es”, carece de relevancia desde el punto de vista identificativo, por lo que no puede considerarse como una diferencia que pueda excluir el riesgo de confusión entre los nombres de dominio en disputa.

Por tanto, el Experto considera que los nombres de dominio en disputa resultan idénticos a las marcas de la demandante, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

2. Derechos o intereses legítimos

De la documentación aportada por la demandante se desprende que los nombres de dominio en disputa no se corresponden con el nombre de la demandada, además de no ser titular de ninguna marca con efecto en España que consista o contenga las denominaciones “barça” o “barsa”. Además, la interposición de la demanda que dio inicio a este procedimiento revela que la demandada no ostenta ninguna licencia u otro derecho, ni está autorizada para utilizar las marcas de la demandante, ni se encuentra vinculada a ésta de ninguna manera.

Al no contestar a la demanda, tampoco se ha proporcionado por la demandada ninguna evidencia de haber usado o haber iniciado preparativos para el uso de ninguno de los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que, por el contrario, el sitio web al que se encuentra vinculado el nombre de dominio en disputa “barça.es” se encuentra carente de contenido y, el segundo nombre de dominio en disputa “barsa.es” aloja una página web que oferta la venta del propio nombre de dominio en disputa, solicitando ofertas sobre el mismo, y, además, incluye una serie de enlaces a páginas de terceros donde se ofertan diversos servicios y productos, principalmente de entretenimiento, ajenos a la demandante.

Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, debiendo considerar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.

3. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Las decisiones adoptadas en el marco del Reglamento , reiteradamente han reconocido como hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el registro, que sea notoria la marca de la demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa. Así cabe citar, entre otras, Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. v. Flex Media Inc., Caso OMPI No. DES2012-0002; The Gap, Inc. v. Deng Youqian, Caso OMPI No. D2009-0113; Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot, Caso OMPI No. D2009-0320; CRUNCHBASE, Inc. c. Leng Kun, supra; HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. v. Daniel Eickmann, Caso OMPI No. DES2015-0020.

La notoriedad de las marcas “Barça” y “Barsa” y su fuerte presencia en Internet hace improbable que la demandada no conociera el distintivo que identifica a la demandante y su actividad. Es, por tanto, difícil imaginar que la demandada haya elegido el registro de los nombres de dominio en disputa de manera casual. Lo que, atendiendo a las circunstancias del caso, aboca a calificar su actuación como de mala fe, habida cuenta de la confusión por asociación que estos nombres de dominio generan con las marcas notorias de la demandante.

Añade el Experto que, según su objeto social, la demandada opera en el ámbito de la publicidad en Internet, así como el registro, compraventa, permuta, gestión, cesión y alquiler de nombres de domino de cualquier tipo en Internet. Esta circunstancia, unida al hecho que tanto la demandada como su representante hayan sido demandados en otros procedimientos ante el Centro, relativos a otros nombres de dominio que fueron trasferidos a los demandantes, revela un patrón de conducta tendente al registro de nombres de dominio relativos a marcas notorias con la intención de lucrarse injustamente de su notoriedad (véase por ejemplo la decisión en el procedimiento Mundial S.A. Produtos de Consumo v. Movie Name Company S. L./Miguel García Quintas, Caso OMPI No. D2005-0950).

Todas estas circunstancias permiten concluir que el registro de los nombres de dominio en disputa por parte de la demandada se efectuó con mala fe.

Decisión

El Experto concluye, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, ordenar que los nombres de dominio en disputa “barça.es” y “barsa.es” sean transferidos a la demandante.

Fuente: Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI