Por Miguel Aznar, abogado de Herrero & Asociados.
Herrero & Asociados ha intervenido en la defensa de un interesante caso de marcas que evidencia la importancia de los criterios y minuciosidad en los exámenes de los organismos registradores de signos distintivos a la hora de abordar la distintividad de las marcas.
La empresa pública Promomadrid Desarrollo Internacional de Madrid S.A., creada en el año 2004 con la finalidad de promover y desarrollar internacionalmente la Comunidad de Madrid, solicitó ante la OAMI el registro como marca comunitaria del signo gráfico-denominativo Madridexporta, con específica reivindicación de colores.
La marca fue solicitada para amparar una amplia gama de productos y, sobre todo, de servicios en las clases 16, 35, 36, 38, 39, 41 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas.
La solicitud fue inicialmente denegada y, con posterioridad, confirmada su denegación por la Primera Sala de Recurso al considerar que Madridexporta constituye un signo exclusivamente descriptivo de los productos y servicios para los que se había solicitado el registro y, por tanto, incurso en la prohibición contenida en el art. 7.1 c) del Reglamento 40/94 de Marca Comunitaria (actualmente Reglamento 207/09).
La decisión de la OAMI fue recurrida ante el Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo (asunto T-180-07) que el pasado 16 de septiembre dictó sentencia anulando la resolución de la Primera Sala de Recurso al reconocer el carácter distintivo del signo Madridexporta para amparar todos los productos y servicios solicitados.
Durante la tramitación del procedimiento (liderado por el abogado Miguel Aznar de Herrero & Asociados), dos fueron, entre otras, las críticas más importantes invocadas por Promomadrid frente a la decisión de la OAMI, críticas que estuvieron basadas fundamentalmente en dos consideraciones:
a – La resolución de la OAMI estuvo basada en una apreciación global y, por tanto, indiscriminada del carácter descriptivo del signo respecto de todos los productos y servicios contemplados en la solicitud de marca, sin distinguir entre ellos, cuando lo cierto es que el registro de la marca MADRIDEXPORTA no se solicitó para distinguir productos y servicios correspondientes todos a una misma categoría comercial.
b – La OAMI no demostró que existiera una relación directa e inmediata entre el signo Madridexporta y los productos y servicios solicitados, incumpliendo de este modo un criterio establecido de forma reiterada por el Tribunal que, para aplicar la prohibición contenida en el art. 7.1 c) RMC, exige que ha de existir una relación directa e inmediata entre el signo y los productos reivindicados, para permitir que el público interesado perciba de inmediato en el signo una descripción de los productos o de alguna de sus características esenciales.
La Sala se hace eco en la sentencia de estas consideraciones críticas y, acogiendo la tesis del recurrente, rechaza que MADRIDEXPORTA pueda ser considerado un signo descriptivo de los productos y servicios solicitados, basándose para ello en los siguientes argumentos:
a – No se ha demostrado que el elemento denominativo Madridexporta pueda ser entendido por el público relevante como una forma normal de designar en el mercado los productos y servicios de que se trata u otras características esenciales de los mismos.
b – No se ha acreditado que dicho elemento denominativo pueda formar parte de las expresiones que, en el lenguaje corriente, puedan servir para designar la especie, el contenido y la procedencia geográfica de los productos y servicios que específicamente contempla la solicitud de marca.
c – La Sala de Recurso no motivó el carácter puramente descriptivo del signo con respecto a cada uno de los productos y servicios considerados o, al menos, con respecto a cada uno de las categorías y grupos de productos y servicios considerados.
La sentencia es jurídicamente relevante por dos razones: i) en primer lugar, porque recoge claramente los criterios establecidos por el Tribunal para considerar o no descriptivo un determinado signo, y ii) en segundo lugar, porque da un toque de atención a la OAMI al exigir a dicho Órgano que efectúe un examen minucioso de la marca en relación con todos y cada uno de los productos y servicios solicitados para poder pronunciarse con rigor sobre el grado de distintividad del signo.
