Por Mónica Esteve, abogada de Gómez-Acebo & Pombo.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) ha dado la razón a Christian Dior Couture SA en un litigio en que su licenciatario (Sil) vendió productos de prestigio de corsetería de la marca Christian Dior a la empresa saldista Copad. Esto lo hizo a pesar de la prohibición que imponía el contrato de licencia de marca entre Dior y Sil de no vender a saldistas.
En respuesta a diversas cuestiones planteadas por la Cour de Cassation francesa, el tribunal europeo establece en primer lugar que el titular de una marca puede invocar sus derechos de marca frente al licenciatario que infringe la cláusula del contrato de licencia que le prohíbe, por razones de prestigio de la marca, la venta a saldistas de los productos objeto del contrato. Esto será así siempre que el juez nacional llegue a la conclusión de que, por las circunstancias del asunto, tal incumplimiento causa un perjuicio al aura y a la imagen de prestigio que confieren a dichos productos una sensación de lujo.
Asimismo considera el Tribunal de Luxemburgo que en tal caso, se entiende que la comercialización por el licenciatario de productos designados con la marca se ha efectuado sin el consentimiento del titular de la marca, por lo que no opera el principio del agotamiento comunitario del derecho de marca (según el cual los productos puestos en el mercado del Espacio Económico Europeo (EEE) por el titular de una marca o con su consentimiento podrán ulteriormente circular libremente por el territorio del EEE, sin que dicho titular pueda invocar sus derechos de marca para impedirlo). Finalmente, entiende el tribunal que aún en aquellos casos en que se considere que la comercialización de productos de prestigio por el licenciatario se ha producido en infracción del contrato de licencia pero con consentimiento del titular de la marca, se aplica la excepción al agotamiento del derecho cuando tal comercialización supone un menoscabo a la reputación de la marca.
De esta manera, el tribunal de justicia da la posibilidad a las marcas de lujo de demandar a aquellos licenciatarios infieles que venden los productos objeto del contrato a entidades que no forman parte de la red establecida, no solo con base en la infracción contractual, sino también invocando sus derechos de marca, lo que les permitirá ejercitar frente al mismo y a la empresa ajena a la red las acciones específicas previstas en la Ley de Marcas. Es decir, acciones de cesación, retirada del mercado, destrucción, publicación de sentencia y de daños y perjuicios (mediante la cual el titular podrá obtener, como mínimo y sin necesidad de prueba, una indemnización correspondiente al 1 % de la cifra de ventas obtenido por el infractor, y una indemnización superior si logra probar un perjuicio mayor).
Le corresponderá ahora al juez nacional determinar, caso por caso, cuándo el incumplimiento del licenciatario causa un perjuicio al aura y a la imagen de prestigio de la marca. Y lo deberá hacer tomando en consideración, según establece el TJCE, tanto la naturaleza de los productos de marca, el volumen y el carácter sistemático o esporádico de las ventas de los mismos por el licenciatario a aquellas entidades ajenas a la red, como la naturaleza de los productos comercializados habitualmente por dichas entidades, así como los métodos de comercialización usuales del ramo.
