Alejandra Boada, abogada de Marcas y IP de IURISTAX ABOGADOS

 

El pasado 14 de septiembre de 2012 el Tribunal Supremo ha reconocido la notoriedad de la marca “NOVOTEL” denegándose el registro de la marca “HOXHOTEL” por el riesgo de confusión existente entre ambas en un conflicto que se inició en febrero de 2006.

En este caso, el conflicto versaba sobre la concesión de la marca española “HOXHOTEL”  desestimando, previo escrito de Oposición, el Recurso de Alzada interpuesto contra la resolución dictada por la OEPM el 12 de septiembre de 2006 por la que se concedía la inscripción de la marca impugnada.

La Ley de Marcas otorga al titular de una marca registrada la formulación de Oposiciones ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la interposición de Recursos administrativos frente a las propias resoluciones que emite la oficina.

Como último medio de defensa administrativa de una marca frente al registro de otra posterior que se considere incompatible con aquella, en última instancia, y con carácter jurisdiccional cabe interponer Recurso Contencioso -Administrativo.

Fue la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Justicia de Madrid en fecha de 15 de septiembre de 2011 quien desestimó nuevamente las pretensiones de la recurrente en base al Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto contra la resolución dictada por la OEPM  desestimando el Recurso de Alzada.

En febrero de 2011, la parte recurrente, al amparo del art 88.1 c) de la Ley de Jurisdicción por quebrantamiento de las formas esenciales de juicio por infracción de normas reguladoras, (incongruencia omisiva) interpuso Recurso de Casación por no haber acreditado y haber infringido las prohibiciones contempladas en el Art 6.1 b) y Art. 8.1 de la Ley de Marcas:

Artículo 6. Marcas anteriores.

1. No podrán registrarse como marcas los signos:

  1. a.      Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.
  2. b.      Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Artículo 8. Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados.

1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

El alto tribunal considera que se ha acreditado suficientemente el carácter notorio de la marca “NOVOTEL” a través de diversa documentación en las que se reseña a la titular de la marca como una de las principales cadenas hoteleras internacionales de España y su notable presencia en internet de los hoteles y servicios que se distinguen con la mencionada marca.

Recalca la Sentencia la protección reforzada de las marcas renombradas (aquellas que tienen una difusión y conocimiento generalizado en todos los sectores) y notorias[1] (en un sector aplicativo: sector hotelero, en este caso) con el fin de evitar el ilegítimo aprovechamiento de la reputación obtenida por ellas gracias a la inversión y esfuerzo empresarial propio.

El carácter notorio de la marca puesta en el sector del mercado pretendido debe conducir a un criterio más riguroso – no más benigno- de apreciación de riesgo de confusión, lo que lleva a la conclusión de que la proximidad denominativa puede llegar a originar el error de los consumidores, bien en cuanto a identificar o confundir ambas marcas, bien en cuanto a asociarlas como provenientes del mismo origen empresarial”.

“No es óbice el que la marca solicitada distinga en las letras “X” y “H”, según indica la sala de instancia, pues como afirma el recurrente ello implica la utilización de un mecanismo disgregador que según nuestra jurisprudencia no es adecuado en el necesario juicio comparativo, en el que impera es la valoración del conjunto de los signos en liza. Y, realmente las denominaciones confrontadas resultan fonéticamente muy similares y dicha semejanza fonética puede originar un evidente riesgo de confusión o asociación con una marca notoria en el sector de la hostelería”.

Ahora bien, la propia Ley de Marcas, va más allá respecto a la fuerza protectora que tienen ambas marcas, mientras que las marcas renombradas se extienden sin más a cualquier género de productos, servicios o actividades (art. 8.3 de la Ley de Marcas), las marcas notorias operan según el grado de notoriedad alcanzando su protección “a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente o en otros sectores relacionados” (continúa el art. 8.2 de la Ley de Marcas).

Superado el principio de especialidad pueden llegar a darse infracciones producidas por productos o servicios que ni tan siquiera son similares con los ofertados por el titular de una marca notoria.  Siguiendo con el concepto que  encabeza el título de este artículo, el titular de una marca notoria podrá ir más allá también de la infracción por riesgo de confusión y asociación si se logra acreditar el uso de signos que se aprovechen indebidamente de su notoriedad o menoscaben a la misma o su carácter distintivo.

Así se expresa en la reiterada jurisprudencia donde el riesgo de confusión queda en un segundo plano y lo determinante es el vínculo que se crea entre las marcas:

“…el riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior persiste cuando el consumidor, sin confundir necesariamente la procedencia comercial del producto o servicio en cuestión, resulta atraído por la marca solicitada en sí misma y adquiere el producto o servicio designado por ella debido a que lleva tal marca, idéntica o similar a una marca anterior notoria (sentencia VIPS, apartado 42, año 2007).

“…no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna. (Sentencia L’ Oreal vs Bellure, año 2009).

Por todo ello, la protección reforzada de la marca se basa a partir de la repercusión del uso de la marca y su posición en exclusiva en el mercado y no solo desde la óptica de proteger al consumidor frente al riesgo de confusión.

Proteger el prestigio, alta reputación y considerar el esfuerzo en la inversión publicitaria de la marca siguen siendo determinantes para la defensa de dicha marca.

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[1] La marca notoria se define en el Art. 8.2 de la Ley de Marcas Española que dispone: “A los efectos de esta Ley se entenderán como marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial…”

 

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