Defender los activos intangibles e internacionalizar la marca son dos de las claves esenciales para lograr el éxito empresarial. Así lo asegura Ramon Morral Soldevila, abogado, profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Barcelona y director de la III Jornada sobre Derecho de la Propiedad Industrial, que tuvo lugar en Barcelona hace pocas semanas.

Más allá del evento, en el que participaron 21 ponentes de grandes empresas, en esta entrevista conversamos con este experto en derecho mercantil sobre diferentes problemas relacionados con la protección de la propiedad industrial como son la dilución de la marca, su tratamiento en el concurso de acreedores o la demostración del carácter de notoriedad. 

¿Qué conclusiones básicas se pueden extraer tras debatir a fondo sobre la marca?

Una conclusión general es que la empresa tiene que proteger su propiedad industrial, ya sea la marca u otros derechos como la patente o el diseño. Estos constituyen activos inmateriales que dan valor a la empresa y a través de ellos los consumidores o destinatarios conocen a la empresa y a sus productos y servicios.

En segundo lugar, tal y como explicó Josep Lluís Bonet, Presidente de la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca, de Freixenet y de la Fira de Barcelona, también es clave para las empresas la internacionalización de la marca. La marca tiene que exportar.

¿Quiere decir con esto que las empresas no están protegiendo sus activos industriales de forma suficiente?

Yo no tengo datos exactos, pero esta es una recomendación importante. Por ejemplo, Freixenet ha protegido las marcas de la botella esmerilada hasta la saciedad. Esto da seguridad a la empresa en sus exportaciones porque sabe que ese envase no podrá ser copiado por terceras personas para distribuir cava o vino espumoso. Y esto se puede generalizar para el resto de empresas, que tienen que seguir este tipo de pasos para proteger su propiedad industrial.

El Catedrático de Derecho Mercantil, Ignacio Arroyo, moderó una mesa redonda sobre la dilución de la marca. ¿Qué se dijo durante esa conferencia?

La dilución consiste en que terceras empresas pueden utilizar la marca de una empresa para diferenciar productos y servicios cuando no deberían hacerlo. Por ejemplo, hay una sentencia sobre Lladró, que es una empresa muy conocida en el sector de la porcelana, que puso un pleito a una tercera empresa que había registrado a su nombre ‘Duque de Lladró’ para distribuir vinos.

En principio, los productos no tienen nada que ver uno con el otro. Sin embargo, lo que no puede permitir Lladró es que otra empresa tercera, aunque sea en el ramo del vino, esté utilizando un término que es reconocido o notorio en un determinado ámbito, como en este caso con la porcelana.

Lladró llevó el asunto a los tribunales, el caso llegó hasta el Tribunal Supremo y éste le dio la razón. Es decir, que la otra empresa que había utilizado en su denominación de la marca la expresión Lladró, la tuvo que suprimir.

Con esto vemos que si la empresa no invierte unos recursos en defender su propiedad industrial, lo que estará sucediendo es que cualquier tercero la podrá utilizar. En este caso para distribuir vino, en otro caso para distribuir galletas y en otro para pastillas de jabón. O sea, que al final, la marca pierde prestigio y fuerza y esto la compañía no lo tiene que permitir.

¿Cuándo se considera que una marca tiene carácter notorio?

Buena pregunta. Desde luego, la ley no dice cuándo una marca tiene carácter notorio. Sí que dice cuál es el carácter de la notoriedad y sus requisitos pero el tema no está definitivamente resuelto porque la notoriedad se tiene que demostrar y acreditar en cada juicio. No hay un registro de marcas notorias o de marcas renombradas.

La marca renombrada es una marca famosa, y la marca notoria es aquella muy conocida en un sector determinado. Caso por caso, los tribunales, a la vista de las pruebas, deben decidir si aquella marca es o no notoria, según se esté alegando. Si hubiera un registro sería muy fácil. Pero como no lo hay, cuando alguien alega que una marca es notoria, lo tiene que demostrar a través de la publicidad que se haya hecho en revistas, en medios de comunicación, con estudios de mercado, con la opinión de los consumidores…

De hecho, este tema salió a debate durante las jornadas sobre derecho de la propiedad industrial y Mango, empresa del sector de la moda, explicó que uno de los problemas que se les plantea es que la notoriedad de su marca está acreditada en el caso español pero acreditar que tienen notoriedad en otro Estado les resulta más complicado. Para proteger la marca en otro país, hay que probar que allí tiene carácter notorio y hay que aplicar la ley de allí. No existe un convenio internacional que ofrezca criterios unitarios para todos los países que lo hayan ratificado.

¿Sólo las marcas famosas y notoriamente conocidas tienen que protegerse de la dilución?

Estas marcas tienen una protección acentuada expresamente prevista en la ley, a diferencia de las otras marcas que no son conocidas. Esto no quiere decir que no se puedan proteger, pero, para entendernos, una marca que es absolutamente desconocida para la venta de jabón, se puede utilizar en el ramo de la alimentación con todo tipo de tranquilidad. Podrían convivir perfectamente. Pero cuando son marcas notorias o marcas renombradas esto no se puede hacer porque tienen una protección muchísimo mayor.

¿Qué pasa cuando una empresa que está en concurso tiene derechos de propiedad industrial y entra en liquidación?

Este es un tema sumamente complejo que no está tratado en la Ley concursal del 2003 -que entró en vigor el 1 de septiembre de 2004 y que ha sufrido bastantes reformas, la última a finales de 2011-. La ley no trata de forma especial los derechos de propiedad industrial dentro del concurso por lo que se plantean varios problemas que no están claramente resueltos.

El 92% de los concursos, según datos estadísticos, van a liquidación -es decir, que la empresa es como un enfermo que se muere-. ¿Qué pasa con los derechos de propiedad industrial de la compañía? Si se va a liquidar y se transmite en bloque la unidad productiva a una tercera sociedad que está interesada en comprar esa empresa, la marca y la patente, en principio, pasarían en bloque también a propiedad de la empresa que compra.

Eso parece muy fácil cuando la empresa es propietaria de sus propias marcas. Pero ¿Qué pasa cuando la empresa, en vez de ser propietaria de una marca, lo que tiene es un derecho de explotarla?Ahí se plantea un problema porque la tercera compañía comprará la empresa sin la marca ya que el concursado es el licenciatario o usuario contractual de la marca y no propietario.

Siempre se podría hacer un nuevo contrato con el propietario de la marca…

Todo se puede hacer o se puede no hacer pero lo que da más seguridad es que la ley lo diga. ¿Qué ocurre con una empresa que tiene un nombre de dominio? ¿Y con el nombre comercial de personas físicas o empresarios individuales que van a concurso? Hay una serie de lagunas que la ley no contempla. Se plantean dudas y preguntas y para resolverlas hay que estar a la voluntad de las partes, a los criterios que establezca el juez dentro del propio concurso e ir sentando precedentes para dar un poco de luz sobre los problemas que se vayan planteando.

¿Ahora mismo no hay una tendencia jurisprudencial clara en ese sentido?

No, la ley entró en vigor en 2004 y todavía son pocas las sentencias en materia concursal que han llegado al Supremo.

Otra cuestión son las patentes. ¿Qué opina de la patente comunitaria?

Es un tema delicado y complejo que ha durado muchísimos años y sobre el que yo tampoco tengo un criterio muy formado al respecto. Parece ser que había una discusión sobre el uso de las lenguas y finalmente se ha determinado que las tres lenguas oficiales son el inglés, el francés y el alemán, dejando a parte el español y el italiano. La conveniencia de quedarse fuera o no, no la se. Imagino que ha sido un criterio político. Pero si el inglés es un idioma universal y se utiliza para todo ¿Por qué no se va a utilizar también en este caso?

¿Está previsto repetir el Foro sobre propiedad industrial el año que viene?

Por supuesto. Ya se han publicado los contenidos de todas las conferencias de las dos primeras ediciones, este año también los vamos a publicar y el año que viene, evidentemente, vamos a celebrar la cuarta jornada.

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