La reforma de la Ley de Marcas, que entró en vigor en su casi totalidad el 14 de enero de 2019, introdujo una serie de cambios necesarios para aproximar las legislaciones de los 28 miembros de la Unión Europea en materia marcaria. Así, estábamos a la espera de la modificación del desarrollo reglamentario de esta Ley, que acaba de ser publicado en el BOE.

ley de marcas - diario juridico

Este Real Decreto, que llega unos meses tarde, modifica 25 artículos del actual Reglamento de 2002, en aras a adecuarlo a todas las novedades de la reforma de la Ley de Marcas de enero de 2019, pero además, introduce novedades.

¿En qué se traducen estos cambios?

  • Crea un Artículo, 21 bis, para la regulación de la prueba de uso. Como ocurre en la EUIPO, el solicitante de una marca o nombre comercial podrá solicitar prueba de uso de las marcas oponentes si han transcurrido más de cinco años desde su registro, teniendo en su caso la parte oponente un mes para aportarla; si en este plazo no aporta prueba alguna, esta es insuficiente o no se acredita causa justificativa para la falta de uso, se desestimará la oposición sin más consecuencias.
  • Se añade un nuevo título para la regulación de los procedimientos administrativos de nulidad y caducidad, pasando a tener la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) competencia en estos procedimientos que actualmente se tramitan ante los Juzgados de lo Mercantil.

¿En qué se traducen estos cambios? Si nos centramos primero en los aspectos positivos, es cierto que ha habido importantes mejoras, tales como la descripción del concepto y tipos de marcas, que ahora pueden registrarse a través de cualquier medio siempre que el objeto de la protección que se otorgue al titular se pueda determinar con claridad y precisión (como archivos de vídeo, audio, etc.); una regulación básica del procedimiento de nulidad y caducidad; se incluye una regulación específica de los distintos tipos de marcas; se exige que los productos y servicios de nuevas solicitudes sean identificados con la suficiente claridad y precisión;  una reducción de cargas administrativas en renovaciones de marcas y nombres comerciales, etc.

Podemos observar además cómo el legislador ha regulado la figura de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas como motivo tanto de prohibición absoluta como relativa. Así, tanto la OEPM como los Consejos de las Denominaciones de Origen podrán, o bien examinar de oficio o bien oponerse a instancia de parte, al registro de una marca idéntica o confundible con el derecho anterior.

De igual forma, la implantación de la prueba de uso hace que ya no sea posible formular oposiciones defensivas si las marcas anteriores que se invocan tienen más de cinco años y no han sido usadas, algo que venía siendo práctica habitual para muchas empresas que, con base en derechos anteriores que no eran usados desde hacía décadas incluso, se oponían de manera sistemática a nuevas solicitudes.

A pesar de estas luces, el nuevo escenario también cuenta con algunas sombras. Con relación a la prueba de uso, que puede tener carácter disuasorio para los oponentes, habría sido recomendable instaurar un sistema de condena en costas como viene ocurriendo en la EUIPO. Si bien esta opción sí que fue valorada, finalmente no se tuvo en cuenta, y quizá hubiese sido determinante en aras a evitar el “todo vale”. Además, el Reglamento no se refiere ni hace comentario alguno sobre el uso parcial de una marca, es decir, si solo se demuestra el uso de unos determinados productos o servicios. ¿Se desestima la oposición en su totalidad, o se continúa con base en los productos y servicios cuyo uso se ha demostrado?

Por otra parte, todo apunta a que las decisiones en procedimientos de oposición y suspenso seguirán consistiendo en una muy breve motivación sobre los motivos de concesión o denegación. No hay mejora en este sentido dado que el mismo texto recoge que se especificarán, “sucintamente”, los motivos (Art. 22.1).

Es cierto que se reducen las cargas administrativas en renovaciones de marcas y nombres comerciales, puesto que el pago de la tasa de renovación se considera en sí mismo una solicitud de renovación. Este nuevo apartado 26.4 del Reglamento puede crear cierta inseguridad jurídica en este tipo de trámites ya que, atendiendo a su enunciado, cualquier tercero puede pagar la tasa incluso sin el permiso o conocimiento del titular o su representante autorizado.

Hemos de mencionar la desaparición de la marca notoria en favor de la ahora única “Marca Renombrada”. Si bien es cierto que esta unificación es positiva y termina con un debate poco práctico, nos encontramos con varios problemas. Al desaparecer esta distinción, hemos de preguntarnos si desde ahora solo las marcas conocidas por el público en general gozarán de esta protección. En todo caso, a la hora de fundamentar una oposición se sigue manteniendo la diferencia, lo que resulta contradictorio (Art. 17.2.g, Art. 17.2.k, Art. 18.4).

Sobre la prueba de uso, el plazo de un mes que se ha habilitado para aportarla resulta a todas luces escaso, siendo a menudo insuficientes 30 días cuando exista gran cantidad de documentación a recopilar, filtrar, y en su caso traducir y aportar.

Por ello, habría sido recomendable ampliar este plazo a dos meses, siguiendo la práctica de la EUIPO, y de manera proporcional, ampliar a su vez un mes el plazo para que el solicitante presente observaciones en defensa de su solicitud junto con el análisis de la prueba de uso.  Además, a raíz del enunciado del texto no sabemos si puede haber declaración de concesión parcial de una marca impugnada, en atención a la prueba de uso que finalmente se aporte. En el caso de nulidad y caducidad, ocurre esto mismo.

La adición del Título IX a la Ley, que afecta a la competencia para declarar la nulidad y caducidad de marcas y nombres comerciales, podemos decir sin temor a equivocarnos que esta ha tenido un desarrollo reglamentario menos exhaustivo de lo deseado.

En este sentido, resulta francamente vago el texto al indicar que la solicitud de nulidad “podrá incluir razones, motivos y fundamentos en que se base la solicitud y las pruebas acreditativas que se consideren pertinentes” (Art. 58.4). Abre así la vía a que las solicitudes nulidad, parcial o total, consistan en un mero formulario de solicitud sin fundamentación alguna, o sin acreditar un interés legítimo alguno del solicitante.

También se antoja inadecuada la facultad potestativa de la OEPM de dar traslado a las partes de los documentos presentados por la contraria. El Artículo 61.4 indica que “cuando (la observación presentada, por una parte) no contenga elementos nuevos o ya se hubieran reunido los elementos necesarios para dictar una resolución en el asunto, la notificación será facultativa”. Esta notificación opcional resulta totalmente inadecuada en un procedimiento de estas características, provocando que una de las partes pueda no tener acceso a toda la documentación, con la consecuente indefensión que supone.

A pesar de ser la OEPM la que asume la competencia directa, debido a la dificultad de poner en práctica esta nueva regulación el legislador establece una “vacatio legis” hasta el 14 de enero de 2023, durante el cual los Tribunales mantendrán la competencia directa y única sobre estas acciones. Es tiempo mas que suficiente para que puedan mejorarse estos detalles y dotar a la OEPM de los recursos humanos y técnicos que sin duda serán necesarios para asumir con solvencia y eficacia las nuevas funciones.


Autor: Abril Abogados