Una marca es un signo o conjunto de signos, susceptibles de representación gráfica, que sirven para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra.

No obstante, hay ciertos términos que, originalmente fueron marcas que identificaban claramente el origen empresarial de sus productos y servicios, pero que están integradas en nuestro leguaje cotidiano y que, utilizamos de forma común para distinguir un tipo de productos o servicios de forma genérica sin que sepamos, ni nos planteemos, su origen empresarial.

vulgarización de la marca

Inclusive, algunos de estos términos han sido incluidos en diccionarios para referirse a conceptos genéricos; tal es el caso de “Kleenex”, término que ha sido incluido con el término “clínex” en el Diccionario de la RAE para identificar pañuelos desechables de papel.

Este fenómeno es conocido como “vulgarización de una marca”.

Causas:

Las causas de este fenómeno son múltiples:

1.- La monopolización del mercado por parte de la empresa que explota la marca; en este caso, la monopolización suele derivarse la marca se utiliza para distinguir productos que están protegidos por el derecho de patente, o en sectores en los que no hay competencia con otras empresas con productos similares.

Esto es común en productos farmacéuticos: aspirina, mercromina, Valium…, si bien, también está presente en otros sectores.

Ejemplos de la vulgarización por monopolización son: posit (derivado de post – it) Loctite, Típex….

2.- Intensa implantación en el mercado de la marca. Morir de éxito.

Requisitos:

De acuerdo con la pacífica Jurisprudencia dictada al efecto, entre otras Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de junio de 2018 (vulgarización del término “Aftersun”), es necesario que concurran dos requisitos para determinar si un término se ha vulgarizado o no:

a) Requisito objetivo: que la marca sea actualmente en el tráfico la designación usual del producto o servicio para el que se registró.

Para determinar si se da este requisito en el caso concreto, es necesario identificar el género de productos o servicios relevante, delimitar al público en relación con el cual se vincularía el hipotético carácter genérico del signo distintivo y determinar si dicho publico percibe la marca como un indicador del origen empresarial del producto o servicio o, como el propio producto o servicio o una categoría de este.

La forma de determinar estos conceptos depende fundamentalmente del caso en concreto, siendo la casuística muy variada: dese hacer encuestas donde el encuestado era el publico final, a dirigirse específicamente a los profesionales del sector de que se trata

En términos generales se puede entender que una marca se ha vulgarizado sólo cuando así sea percibido por la gran mayoría del público interesado.

b) Requisito subjetivo: que esa pérdida del carácter distintivo que la marca inicialmente tenía se deba a la actividad o inactividad de su titular.

Consecuencias.

El proceso de vulgarización tiene diferentes consecuencias de índole jurídica, dependiendo del momento en el que se produce:

  • Antes de la solicitud del registro: prohibición absoluta de registro establecida en la letra d) del artículo 5.1 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas.
  • Después de la solicitud de registro: causa de caducidad prevista en el artículo 54.1 b) de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de Marcas, la marca es expulsada del registro, si concurren el resto de los requisitos establecidos.

Soluciones:

Obviamente, el que una marca se vulgarice es altamente lesivo para los intereses de la empresa que la comercializa que, en general, ha hecho una importante inversión económica para posibilitar su presencia en el mercado.

Para evitar esto es importante tener en cuenta el segundo requisito subjetivo necesario para que se produzca el fenómeno de la vulgarización: la actividad o inactividad de su titular.

Para evitar la vulgarización de la marca es necesario protegerla, primero registrándola y después vigilar de forma muy estrecha su evolución.

Si se constata que una marca es utilizada para denominar productos o servicios genéricos de otros competidores hasta el punto de que puede convertirse en un sinónimo del producto (p.e. Rimmel, tupper…), es necesario actuar de forma rápida: una forma muy eficaz es hacer uso de la publicidad para demostrar que se trata de una marca y no un término genérico y que tiene un propietario y un origen, y si se identifican las empresas competidoras que utilizan la marca en su propio beneficio, requerirlas para que cesen en esa utilización.

En ocasiones, la publicidad no suele ser suficiente para evidenciar el elemento diferenciador de una marca, y es necesario realizar actuaciones mas comprometidas, como una modificación y modernización parcial de la misma; un ejemplo de esto está precisamente en la marca “Rimmel” que pasó a convertirse un el termino genérico para designar la máscara de pestañas; sus propietarios han procedido a denominarla “Rimmellondon” para diferenciar toda una gama de productos de cosmética.

El fenómeno de vulgarización de la marca evidencia la complejidad de todo aquello que rodea los derechos de Propiedad Industrial, por lo que es necesario contar con asesoramiento legal especializado para su efectiva protección.

Susana Barquilla Reina

Abogada 77.962 ICAM.

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